Mémentos LMD - Droit de la propriété intellectuelle - 2e - 190

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MÉMENTOS LMD - DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

lui est propre (CPI, art. L. 716-5, al. 2). La juridiction peut ordonner, d'office ou à la
demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures
d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée (CPI, art. L. 716-7-1). Le tribunal de grande instance a une compétence exclusive en matière de marque et plus particulièrement l'un des tribunaux de
grande instance suivant : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris,
Rennes, Strasbourg et Fort-de-France (CPI, art. D. 716-12). L'action se prescrit par cinq
ans. Toutefois, en matière de contrefaçon de marque, le recours à l'arbitrage est envisagé par le législateur (CPI, art. L. 716-4).
En revanche, toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont
l'usage a été toléré pendant cinq ans est irrecevable, à moins que son dépôt n'ait été
effectué de mauvaise foi. À noter toutefois que l'irrecevabilité est limitée aux seuls
produits et services pour lesquels l'usage a été toléré. Dans le même sens, les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être
considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés. Cependant, les
faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d'une copie de la
demande d'enregistrement pourront être constatés et poursuivis. Dans ce cas, le
tribunal saisi sursoit à statuer jusqu'à la publication de l'enregistrement (CPI, art.
L. 716-2).

B - Les moyens de défense
Le défendeur a la possibilité de mettre en avant différents moyens démontrant soit que
l'atteinte au droit de propriété est contestable, soit que c'est le droit même du propriétaire de la marque qui est contestable.
Pour contester l'atteinte au droit de propriété, le défendeur peut tenter de démontrer
l'absence de l'élément matériel de la contrefaçon en montrant les différences importantes entre les deux signes ou encore en démontrant l'absence de risque de confusion
possible dans l'esprit du consommateur. Le prétendu contrefacteur peut également
produire une autorisation d'usage du titre de fait ou de droit. Pour contester le droit de
propriété, le défendeur doit engager une action en nullité du droit.

C - Les sanctions
En matière civile, la juridiction attribue au propriétaire de la marque des dommages et
intérêts. Pour en fixer le montant, la juridiction prend en considération distinctement
les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner et la perte subis
par la partie lésée, mais aussi les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les
économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels qu'il a retirées de
la contrefaçon. La juridiction tient compte également du préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte. À titre d'alternative et à la demande de la partie
lésée, la juridiction peut allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire
qui est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette
somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée

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