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s'agissant d'accepter que ce droit permette d'établir l'ampleur du préjudice subi par le
demandeur en contrefaçon54
.
Afin de respecter le secret des affaires, la production de documents ou d'informations
peut être ordonnée uniquement s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Par exemple,
pour la Cour de cassation, une demande d'information rédigée dans des termes généraux
constitue pour le demandeur un moyen d'obtenir des informations sur ses concurrents
en violation du secret des affaires55
.
5* L'ACTION EN CONTREFAÇON
L'action en contrefaçon est mise en œuvre grâce à différents moyens lesquels peuvent
aboutir à la sanction du contrefacteur lorsque ce dernier ne parvient pas à mettre en
avant des moyens de défense suffisants.
L'action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié
avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le
bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en
demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit dans un délai raisonnable (CPI, art. L. 716-4-2,
al. 1er
). Par ailleurs, toute partie au contrat de licence est recevable à intervenir à l'instance
en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice
qui lui est propre (CPI, art. L. 716-4, al. 4).
L'action en contrefaçon, qui se prescrit par cinq ans doit être engagée, suivant l'article
D. 211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, devant l'un des dix tribunaux judiciaires
ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière marque (Bordeaux,
Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France). Il
est toutefois possible, en matière de contrefaçon de marque, d'avoir recours à l'arbitrage
(CPI, art. L. 716-6).
L'action en contrefaçon est irrecevable lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de
la marque ne peut rapporter la preuve que la marque a fait l'objet, pour les produits ou
les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la
demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la
demande en contrefaçon a été formée, ou qu'il existait de justes motifs pour son nonusage
(CPI, art. L. 716-4-3). De même, l'action introduite par le titulaire d'une marque
antérieure à l'encontre d'une marque postérieure sera également irrecevable lorsque le
titulaire de la marque antérieure a toléré pendant une période de cinq années consécutives
l'usage de la marque postérieure en connaissance de cet usage et pour les produits
ou les services pour lesquels l'usage a été toléré, à moins que son dépôt n'ait été
effectué de mauvaise foi (CPI, art. L. 716-4-5).
--
54. TGI Paris, 22 janv. 2016 : PIBD 2016, III, 256 contra TGI Paris, 25 mars 2011 : PIBD 2011, III, 566.
55. Cass. com., 7 mars 2018, nº 16-17632.

Mémentos - Droit de la propriété intellectuelle - 3e

Table des matières de la publication Mémentos - Droit de la propriété intellectuelle - 3e

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