Droit des affaires - Droit anglo-américain des propriétés intellectuelles - 445

MARQUES ET SIGNES DISTINCTIFS 445

trois conditions suivantes : elle doit tout d'abord être déjà déposé en tant
que marque de droit commun ; elle doit ensuite avoir été utilisée en relation avec les produits ou services correspondant à la marque de droit commun ; enfin, sa réputation doit être telle que son utilisation en relation avec
d'autres biens ou services indiquerait une relation entre ces autres biens ou
services et le titulaire de la marque290. Ces marques ne peuvent être cédées
qu'avec la marque de droit commun correspondante.
La loi australienne a maintenu des dispositions concernant l'honest concurrent use (usage simultané loyal)291. L'usage loyal implique l'absence de
volonté par le déposant de détourner ou de profiter de la réputation ou
du goodwill du titulaire de la ou des marques concernées. En outre, le
dépôt ne sera autorisé par le Registrar qu'au regard de plusieurs facteurs,
comprenant : l'étendue de l'utilisation par les deux parties ; le risque de
confusion ; la prépondérance des inconvénients (balance of convenience) ; et
d'autres circonstances spéciales. Le Registrar peut également imposer des
conditions au dépôt.
S'agissant des conditions d'usage, le déposant doit exploiter la marque en
Australie dans un délai de cinq ans à compter de la date d'enregistrement,
et à l'issue de cette période la déchéance peut être prononcée si la marque
n'est pas exploitée (de bonne foi) sur une période de trois ans292.
La contrefaçon implique l'usage d'un signe substantiellement identique ou
similaire (substantially identical or deceptively similar)293.
En matière de marque, un principe d'épuisement international s'applique.
Ce principe est renforcé par la section 198A du Copyright Act 1968, qui
interdit l'exercice du copyright aux fins d'empêcher l'importation parallèle
de produits marqués. Cette interdiction concerne l'invocation du copyright
290. Trade marks Act 1995, s. 185(1). La réputation doit ainsi aller au-delà des biens ou services du
dépôt (en d'autres termes, ne doit pas être uniquement associée à certains produits ou services).
291. Trade marks Act 1995, s. 44(3) et 44(4). V. supra nº 390.
292. Trade Marks Act 1995, part 9.
293. Trade Marks Act 1995, s. 8 (le contrôle peut être un contrôle de qualité, un contrôle financier
ou une autre forme de contrôle). Sur la justification de cette règle, v. Coca-Cola Co v. All-Fect
Distributors Ltd (1999) 96 Trade Marks Act 1995, part 9. FCR 107 : « In order to determine whether
marks are substantially identical they should be compared side by side, their similarities and differences
noted and the importance of these similarities and differences assessed having regard to the essential features of the registered mark and the total impression of resemblance or dissimilarity that emerges from the
comparison (...). Whether one device mark 'resembles' another involves an assessment of the visual impression made by the two marks when compared. In contrast, the likelihood of deception or confusion involves
an assessment of what would be the probable visual impression on customers or potential customers which
would be produced as a result of the 'notional normal and fair use' of the marks. (...) Whether a mark is
deceptively similar to another depends on a combination of visual impression and judicial estimation of
the effect likely to be produced in the course of the ordinary conduct of affairs ».

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