Les Carrés Rouge - L'essentiel du droit de la propriété industrielle - 3e - 106

CHAPITRE 5 - Le droit des marques
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b) La déchéance pour cause de dégénérescence
1) La marque devenue générique
La déchéance pour dégénérescence concerne tout d'abord l'hypothèse de la marque qui a
perdu son caractère distinctif. Le titulaire de la marque encourt la déchéance de son droit
lorsque celle-ci est devenue, de son fait, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou
du service (CPI, art. L. 714-6, a) ; RMUE, art. 58, § 1, b)).
Cette cause de déchéance sanctionne le signe qui souffre d'un excès de notoriété au point de
devenir générique et de ne plus être perçu comme une marque par l'utilisateur final, mais comme
le nom commun désignant un produit ou un service. Les exemples de marques devenues génériques
sont nombreux : « Bikini », « Fermeture éclair », « Photomaton », « Esquimau », « Piña Colada »...
Le simple fait que la marque ne soit plus perçue comme une marque ne suffit pas à ce que la
déchéance soit prononcée : la dégénérescence de la marque doit être une conséquence de
l'inactivité de son titulaire. Ce dernier a l'obligation de se manifester toutes les fois qu'il constate
que sa marque est utilisée comme un nom commun. La lutte menée par le titulaire contre la
dégénérescence de sa marque prend le plus souvent la forme de mises au point ou de mises en
demeure adressées à ceux qui utilisent la marque dans un sens courant, les invitant à ne pas
réitérer cet usage ou à préciser que le signe en question est une marque. Si, malgré ces mises au
point et mises en demeure, les usages se répètent, une action en justice, fondée sur la responsabilité
civile délictuelle, est indispensable.
2) La marque devenue déceptive
Le titulaire de la marque encourt enfin la déchéance de son droit lorsque, si, par suite de l'usage
qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les
services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur
notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces
services (CPI, art. L. 714-6, b) ; RMUE, art. 58, § 1, c)). L'action en déchéance permet de sanctionner
une marque, porteuse d'un message quant aux caractéristiques du produit ou service
désigné, qui était valable au moment de l'enregistrement, mais qui, du fait de son titulaire, est
devenue déceptive et, partant, illicite. Contrairement à l'action nullité, l'action en déchéance
implique d'apprécier le caractère déceptif du signe de manière in concreto,c'est-à-dire au regard
des conditions d'exploitation de la marque. Une marque peut, ainsi, être jugée déceptive lorsque,
du fait de son usage, elle trompe le consommateur quant à son origine géographique. La Cour de
justice a relevé, par ailleurs, que la marque composée d'un nom de famille d'une personne ne
faisant plus partie de l'entreprise ne doit pas être considérée comme étant déceptive (CJCE,
30 mars 2006, nºC-259/04, Emmanuel).

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